关闭
专业顾问人工查询,有效降低风险

客服电话:0755-86705415

  • 咨询项目
  • 手机号码
知产小课堂|美国商标注册时的风险警示
在当前全球化经济浪潮的推动下,美国作为全球最大的消费市场,始终是众多企业出海布局的重要目标。
根据科睿维安(Clarivate)发布的数据,2024 年前三季度,美国专利商标局接收的商标申请量相较于 2023 年同期增长了 7%。这一增长的主要驱动力在于中国品牌对美国市场的浓厚兴趣。目前,中国大陆申请人提交的商标申请量占所有新申请的 26% 以上,2024 年的申请量同比增长近 32%。
对于出海企业而言,美国商标是其品牌战略布局的关键组成部分。以字节跳动旗下的 TikTok 为例,在进入美国市场后,迅速完成商标注册,为其在美国市场的蓬勃发展提供了坚实的品牌保障。美国商标注册宛如一张通往美国市场的 “入场券”,吸引着越来越多的企业参与其中。然而,在这火爆的注册热潮背后,潜藏着诸多易被忽视的风险。一旦这些风险爆发,极有可能给企业带来巨大损失。



美国商标法






关于商标的定义

在美国,商标相关法律主要由《兰哈姆法》主导。该法案将商标定义为用于区分不同主体商品或服务来源的文字、名称、符号、设计,或这些要素的组合。

从构成要素看,商标极为宽泛。常见的有文字(如 “Apple”)、名称、符号(如耐克对勾)、设计(如可口可乐字体)。此外,产品外观、包装样式(商业外观,如可口可乐瓶身),特定情况下声音(如 NBC 三响音阶)、气味等也可作为商标要素,像米高梅狮子吼就注册为声音商标。
商标核心功能是区分来源。以麦当劳金色拱门为例,消费者借此能快速识别其餐饮服务,与其他品牌区分。这既方便消费者选择,也利于商家塑造品牌形象。
独特性是商标必备特征。“臆造词”“任意词”“暗示性词汇” 有较强固有独特性,能天然区分商品或服务来源。而描述性词汇(如 “tasty” 形容鸡肉),需在市场使用中形成 “第二含义”,被消费者与特定商家关联,如 “Holiday Inn”,才能获得商标保护。
商标要获得保护,必须在商业活动中实际使用。若仅内部使用,未用于区分市场上的商品或服务,就不符合定义,无法受商标法保护。

美国商标法还认可多种受保护标志,包括识别服务来源的服务商标(如麦当劳拱门用于餐饮服务)、标识团体协会的集体商标(如美国汽车协会的 AAA 标志)、表明产品特定特征的证明商标,以及识别企业的商号等。这些标志虽应用场景和功能有别,但都在商标法保护框架内,为企业保护品牌权益提供依据





注册商标的要求
1、显著性:商标应具有独特性、可识别性,不能与已有的商标过于相似,以便将自己的商品或服务与其他商家的区分开来。显著性主要分为固有的显著性和获得的显著性两种。前者指商标标识由于其本身的特性或者使用的情景而具有显著性,后者指标识本身并没有显著性,但是通过在经营中持续的使用而积累起与其它商品或服务相区别的特征。
2、非功能性:商标法规定,申请注册的商标不得具有功能性。功能性指的是“某种设计对商品的使用或者目的而言是必备的,或者会影响到商品的成本或者质量”。如果某项具备实际功能的特征可以作为商标注册而获得无限期保护的话,那么将导致与专利立法政策的直接冲突,破坏专利制度的设计。

3、规范性:商标的图案、文字等需符合美国商标法的相关规定,不能包含不适当、不道德或违反法律的内容。如果是彩色商标,需指定颜色。此外,申请时必须提供清晰的商标图样,并指明哪些商品或服务将使用该商标。




美国商标注册时的隐患


1




注册流程不合规

美国商标注册的流程有着严格的规定,其中一个关键要点是,商标申请必须由商标所有人或被授权代表亲自签署。这可不是走个形式,而是有着明确的法律依据和实际意义。根据美国商标法的相关规定,这种签署行为是对申请内容真实性和有效性的确认。在实际操作中,签署方式也有严格要求,必须符合美国专利商标局(USPTO)规定的格式和程序。如果申请人忽视了这一点,没有按照规定的方式签署,或者签署的主体不符合要求,比如让没有授权的人员签署,那么商标申请就很可能被 USPTO 驳回。这不仅会耽误时间,还会让申请人前期投入的精力和费用付诸东流。

2




使用证据不准确或虚假
美国商标采用使用在先原则,这意味着商标的实际使用情况对于商标注册和权利维护至关重要。在申请美国商标时,申请人必须提交真实有效的使用证据,以证明该商标已经在商业活动中实际使用。使用证据可以包括带有商标的产品照片、销售发票、广告宣传材料等,这些证据要能够清晰地展示商标在实际商业活动中的使用场景和方式。
然而,有些申请人为了尽快通过注册,可能会提交虚假的使用证据。比如,通过 PS 技术伪造产品照片,或者编造不存在的销售记录。一旦美国商标局发现这些证据是虚假的,会立刻驳回申请。这不仅会导致商标注册失败,申请人还可能面临法律责任。因为提交虚假证据属于欺诈行为,违反了美国商标法的相关规定。除了注册申请被驳回,申请人还可能被处以罚款,甚至在一定期限内被禁止再次提交商标申请。
3




过于宽泛的商品和服务描述
在申请美国商标时,对商品和服务的描述需要格外谨慎。有些申请人为了获得更广泛的保护范围,可能会过于宽泛地描述商品和服务。但在美国,这种做法往往适得其反。美国商标注册要求申请人必须有在美国商业活动上使用商标的真实意图,并在所有列出的商品和服务上使用商标。如果商品和服务描述过于宽泛,超出了申请人实际经营或有真实意图经营的范围,可能会被认为缺乏真实使用意图。

这不仅可能导致整个注册被撤销,在申请阶段也可能会被美国商标局拒绝注册。过于宽泛的描述还可能导致与已注册商标产生混淆,从而引发第三方提出异议。比如,一家主营电子产品的企业,在申请商标时将商品描述为 “所有电子设备及相关产品”,这样的描述就过于宽泛。一方面,它可能涵盖了该企业目前并未涉足且短期内也没有计划涉足的领域,不符合真实使用意图的要求;另一方面,很容易与其他已经在某些特定电子设备类别上拥有商标的企业产生冲突,一旦这些企业提出异议,商标注册就会面临巨大的阻碍。

4




未能充分利用补充注册簿注册
美国商标局设有补充注册簿,这是一个容易被忽视但实际上非常重要的注册途径。补充注册簿主要用于注册那些在其所涉及的商品或服务中并没有固有的独特性,但通过使用能够变得独特并被用作商标或服务标记的商标。虽然在补充注册簿上申请注册意味着承认该术语本身并不具有显著性,但它有很多优势。
在补充注册簿上注册可以作为商标已经被商业上使用的证据,具有一定的保护作用,还可以成为阻碍相同或混淆性相似商标的后续注册的障碍。补充注册簿的所有者还可以使用注册符号 “®”,并在美国联邦法院起诉侵权行为,甚至有可能获得三倍的损害赔偿。如果未能充分利用补充注册簿进行商标注册,可能会错失一些保护品牌的机会,也无法享受到补充注册簿带来的诸多权益。
5




未充分进行检索和评估
在申请美国商标之前,进行全面的检索和评估是必不可少的环节。然而,很多申请人往往只进行初步检索,这是远远不够的。初步检索可能无法识别不同但相似的商标,也无法确定未注册商标的先前普通法权利。仅检索美国商标局的有效注册也是危险的,因为未被放弃的商标可能仍具有相关持续的普通法权利。

为了确保新商标在美国能够无风险使用,必须进行全面的检索,包括检索美国商标局的主簿和补充注册簿。这样做不仅可以避免忽视在先普通法商标和 或误判混淆分析可能性的风险,有助于针对可能的故意商标侵权索赔进行辩护。如果未充分进行检索和评估,一旦申请的商标与他人在先权利冲突,就可能面临商标被驳回、侵权诉讼等风险,给企业带来巨大的损失。




典型案例


11



案例一  Madonna 商标侵权案

2024年3月8日,Merch Traffic, LLC 以商标侵权为由对相关方提起诉讼(案件号:24-CV-02009)。原告方拥有商标注册号为1463601、1473554的 “MADONNA” 商标,注册类目涵盖25类(服饰鞋帽)和41 类(教育娱乐),下证日期分别为1987年11月3日和1988年1月19日。此次维权的代理人是美国流行女王麦当娜,其唱片全球销量超3亿张,具有极高的知名度。原告于3月11日向法院申请TRO禁令。这一案例警示,国外知名艺人通常会注册自己的名字作为商标,企业若想售卖相关周边产品,必须谨慎行事,否则极易陷入商标侵权纠纷,面临法律诉讼和经济赔偿等风险 。

11



案例二  某科技企业商标注册撤销案

美国本土的科技企业,在申请商标时,为追求更广泛的保护范围,在商品和服务描述中使用了非常宽泛的表述。例如,在类别 38(电信服务)的描述中,简单填写 “各类电信相关服务”,未按照 USPTO 要求准确、具体地界定服务内容。起初,该商标顺利通过注册。然而,后续有竞争对手发现其商标描述过于宽泛,向 USPTO 提出异议。USPTO 经审查认为,该企业的商标描述未能清晰明确地定义受保护的商品和服务范围,不符合美国商标注册中关于真实使用意图和明确描述的要求。最终,该商标被撤销注册,企业花费大量时间和资金建立起来的品牌标识面临重新调整和注册的困境,同时也影响了企业在市场中的品牌形象和商业运营 。

11



案例三  某新兴品牌错失保护机会案

某新兴的美妆品牌,在美国市场推出了一系列特色化妆品。该品牌的商标在市场上有一定的认知度,但尚未达到具有固有独特性的程度。在商标注册时,企业仅考虑了主注册簿,未意识到补充注册簿的重要性。之后,市场上出现了一家类似业务的企业,其商标与该新兴品牌的商标极为相似。由于该新兴品牌未在补充注册簿上注册,无法利用补充注册簿注册所带来的防御性优势,如阻碍相似商标的后续注册、在一定程度上证明商标的商业使用等。结果,相似商标顺利注册,导致市场上消费者对两个品牌产生混淆,该新兴品牌的市场份额受到严重冲击,错失了通过补充注册簿注册来提前保护自身品牌权益的机会 。


 

 

 

 
 
©2017 深圳市多智汇新知识产权代理事务所(普通合伙) 多智汇(深圳)知识产权运营咨询有限公司 版权所有
服务热线:18026924066 传真:0755-86728073
Email:luhua@dzhip.com 网址:www.dzhip.com
地址:广东省深圳市宝安区航城街道深业U中心A栋412、413 粤ICP备18029789号-1