一、案件事实
上诉人(一审被告):Samsung Electronics Co., Ltd.
被上诉人(一审原告):Apple, Inc.
审理法院:美国最高法院
判决结果:“制品”不一定代指最终产品,也可以为构成组件
苹果在发布第一款智能手机iPhone时,就已经为许多外观设计申请了专利,后续三星也发布了一系列类似于iPhone的智能手机。苹果起诉三星,认为三星侵犯了其的多项外观设计专利。一审中,陪审团支持苹果一方,认定三星侵权,判决三星赔偿苹果3.99亿美元,这是三星通过销售侵权的智能手机获得的全部利润。三星提出上诉,主张自己只是侵犯了苹果手机的部分部件(例如屏幕或外壳)的专利权,辩称判决赔偿的利润应仅限于产品中涉及侵权的部件,而不是整个产品。联邦巡回法院驳回了三星的上诉请求,认定外观设计专利侵权中判定赔偿的范围并不限于侵权的组件,因为消费者不可能单独购买这些组件而与手机分开。三星不服,上诉到联邦最高法院。
二、法律标准
美国专利法第 289 条(35 U.S. Code § 289)规定,在外观设计专利的有效期内,任何人在未获得专利权人许可的情况下,实施下列行为之一的,应在其非法获利总额范围内对专利权人承担赔偿责任,且赔偿金额不得低于 250 美元,专利权人可在对双方具有管辖权的任何美国地区法院主张该赔偿权利:
(1)为销售目的,将该外观设计专利所保护的设计,或与该外观设计专利容易产生混淆的设计,应用于任何制品(article of manufacture)之上;
(2)销售或为销售而展示已应用该外观设计专利所保护的设计,或已应用与该外观设计专利容易产生混淆的设计的制品。
本案的核心争议焦点在于,究竟何种对象可被认定为第 289 条所指的 “制品”。对于由单一组件构成的产品(如陶瓷盘),产品本身即为应用了涉案设计专利的 “制品”,这一认定不存在争议。但对于由多个组件构成的产品(如智能手机),美国联邦巡回法院曾作出过相关裁判观点,认为多组件产品中的单一组件,通常不构成第 289 条所定义的 “制品”。然而,根据字典对 “制品” 的释义,其指 “通过手工或机器制造而成的物品”,该术语的内涵具有广泛性 —— 即便组件最终被集成到更大型的产品中,也不意味着此类组件必然被排除在 “制品” 的概念范畴之外。由此可见,“制品” 既包括销售给消费者的最终产品,也涵盖该最终产品所使用的各类组件。
此外,在专利法领域之外的其他法律实践中,法院也始终坚持对 “制品” 概念作广义解释。因此,若将专利法第 289 条中的 “制品” 仅解读为 “销售给消费者的最终产品”,该种解读方式明显过于狭隘,不符合 “制品” 一词的通常含义及法律解释的合理性原则。
另需说明的是,美国司法部曾就专利法第 289 条中 “如何通过界定设计专利与整个产品及相关零部件的关系,以确定损害赔偿范围” 提出过指导性意见,具体包括以下四项判断标准:
(1)通过审查外观设计专利的设计保护范围(包括专利附图及书面说明),明确该外观设计专利所覆盖的产品具体部位;
(2)若该设计对整个产品的价值具有重要贡献,且实质性影响了整个产品的外观呈现效果,则此时 “制品” 应指整个产品;
(3)若产品包含某一组件,且该组件的设计理念与产品整体设计概念存在显著差异(具有独立性),则该类组件更适合被单独认定为 “制品”;
(4)若应用了涉案设计的组件,能够与产品整体实现物理层面的分离(即具备可拆分性),则该组件单独被认定为 “制品” 的可能性更高。
三、法院判决
美国最高法院认为美国专利法第289条下“制品”并不一定为销售给消费者的最终产品,最高法院推翻了联邦巡回法院的判决,将案件发回重审。
四、典型意义
本案澄清了美国专利法第289条对侵害外观设计专利权的赔偿中的术语“制品(article of manufacture)”的含义,最高法院改变了传统“整体产品”的原则,认为根据实际情况的不同,相关的“制品”可能是侵权产品的全部或部分。该判决也是美国最高法院时隔120年第一次重审外观设计专利。
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