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随着中国研发实力的增加，国际化趋势日渐增长，中国企业在海外专利申请数量也逐年攀升。根据知识产权五局（IP5）发布的最新统计报告，中国申请人2021年向美国递交专利申请42266件，占当年美国专利总申请量的8%。美国专利商标局2021年授权专利中，有23745件来自中国，占当年美国专利总授权量的7%。对出海企业而言，熟悉美国专利申请的流程是企业出海必不可少的环节，特别是了解美国专利申请中常见的审查意见（Office Action）不仅有利于提高专利授权的效率,进一步保护创新研发成果，还能够为企业出海保驾护航。
一、限制要求（Requirement for Restriction）
美国发明专利（Utility Patent）申请的审查过程中，若审查员认为一件申请存在两项或以上独立且不同（Independent and Distinct）的发明，或者一个总括性（generic）权利要求包含多个不同且具有可专利性的子类（species）时，通常会下发限制要求的审查意见。限制要求主要分为两类：发明限制（Invention Restriction）和子类选择（Species Election），分别要求申请人对发明以及子类权利要求做出选择，避免申请人的一份申请中包含多项发明。
具体而言，美国法典第35卷（以下简称“35 USC”）121中对一件专利申请不满足单一性规定而需要由专利商标局长官强制分案做出了法律规定。此外，美国联邦法规第37卷（以下简称“37 CFR”）1.142 （a）中对发明限制做出规定：如果在一项申请中要求保护两项或多项独立且不同的发明，审查员将要求申请人在对该审查意见的答复中选择一项作为后续审查的对象。在37 CFR 1.146中也给出了关于子类选择的要求：当一件申请包含一个总括性权利要求，且该总括性权利要求包含多个不同的并具有可专利性的子类，审查员通常会要求申请人在该审查意见答复中选择其中的一组子类以作为其审查过程中的检索目标。
这种要求通常在向申请发出实质审查意见之前提出；然而，它也可以在最终审查意见之前的任何时间进行。申请人收到限制要求后，不论是否进行争辩（with or without traverse），均需要根据该限制要求的具体内容做出选择。对于未被选择且没有争辩或未争辩成功的发明或者子类，可以通过递交分案申请（divisional application）或延续案申请（continuation application）进行保护。
通常，限制要求的答复期限为发文日（mailing date）起2个月；在缴纳相应延期费的情况下，该期限最多可延长4个月，即至发文日起6个月内均可提交对限制要求审查意见的答复，但需以月为单位进行延期。以上期限也会在限制要求的通知书中做出提示。
二、非最终审查意见（Non-Final Office Action）
实质性审查阶段通常会先收到非最终审查意见。非最终审查意见通常是第一个审查意见或是请求继续审查（Request for Continue Examination, RCE）后的第一个审查意见，表示审查员首次提出该专利申请至少存在一个影响授权的新问题。37 CFR 1.111（a）对于答复非最终审查意见做了说明，即无论申请人对申请文件作出修改与否，均需提交答复并要求复议或进一步审查。
非最终审查意见的答复期限是发文日起3个月。同样地，在缴纳相应延期费的情况下，可以再延期3个月，最终的答复期限至多为6个月。
三、最终审查意见（Final Office Action）
当申请人答复非最终审查意见时没有完全解决或克服所有的问题而导致该专利申请无法授权的情况下，审查员会下发最终审查意见，同时最终审查意见会告知申请人相应的救济措施，例如：提交答复（可以对申请文件做出一定程度的修改，但不如答复非最终审查意见时的修改那么灵活）、参加驳回后重审试点（After Final Consideration Pilot，AFCP）、继续审查请求（RCE）、或者提出上诉（Appeal）。对于最终审查意见的救济措施相对灵活多样，具体内容可参见中国（深圳）知识产权保护中心发布的《关于美国专利申请上诉程序概述》。与中国不同的是，申请人若不同意审查员的最终审查意见，仍然可以直接对最终审查意见提交答辩意见；或者当最终审查意见包括有授权前景的权利要求时，也可以按照审查员的意见修改以使得修改后的专利申请处于可授权的状态。
最终审查意见的答复期限与延期规则与非最终审查意见相同，此处不再赘述。
四、咨询意见书（Advisory Action）
当申请人对最终审查意见提交了答复且未同时提交RCE时，若审查员仍然不接受申请人的答辩意见致使该申请不能被授权，则审查员通常会在收到答复起1个月左右发出咨询意见书，告知申请人不能授权的原因，申请人还可以对该咨询意见书再进行答复，但此时需要提交继续审查请求（RCE）或者提出上诉（Appeal）。
咨询意见书的答复期限仍然需要依照最终审查意见的答复期限进行，即咨询意见书仍然是最终审查意见环节中的一部分，因此申请人缴纳相应延期费用的情况下，答复咨询意见书的期限为最终审查意见发文日起的6个月。但此处延期计算方式包括两种不同的情形。第一种为当咨询意见书的发出时间仍在最终审查意见的答复期限（3个月）内，则延期从最终审查意见的答复期限届满后起算，即非最终审查意见的发文日起3个月后算起。第二种为当咨询意见书的发出时间超出最终审查意见的答复期限（3个月），则延期的起止时间为从发出该咨询意见书开始至提交咨询意见书的答复为止。延期的费用同样需要以月为单位缴纳。
中美两国专利审查意见的区别
为了帮助中国申请人更深层次的了解中美两国专利审查制度中常见审查意见的差异，助力企业适当、合理地利用不同规则进行专利布局，表1针对中美两国的专利申请中常见的几种审查意见的主要区别进行了对比。
信息来源：中国（深圳）知识产权保护中心
