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基于PCT递交的美国专利两种申请途径

371途径 or Bypass途径如何选择?

在上一篇文章中,我们介绍了美国专利申请的两种途径:巴黎公约和PCT。本文将从以PCT申请为基础,详细讲解另外两种美国专利申请途径:371途径和 Bypass 。

一、371途径和 Bypass 的基本介绍

依据《专利合作条约》(Patent Cooperation Treaty, PCT),以PCT申请为基础,目前有两种方式可申请美国专利:①371途径(371 Route);②旁路途径( Bypass )。

371途径与Bypass申请时限均为最早优先权日起30个月内,且申请日期均为PCT申请日期。注意371途径和Bypass只能是择一进行,如采用Bypass申请的方式,就不能再通过371途径进行专利申请进入美国了。

二、什么是371途径?

通过PCT方式进入美国国家阶段,法律依据是美国专利法35 U.S.C.§371,因此,该途径简称为371途径。

一般情况下,一申请人会选择国家化程序途径(371 Route)下递交美国申请。在通过国家化程序时,会给予进入国家阶段的PCT申请一个美国专利申请号。PCT申请与国家化程序后的申请在法律上将被视为同一件申请,其申请日为PCT的申请日。

371途径具有以下优势:

(1)371途径申请的官费会比Bypass便宜一些。

(2)371途径对发明单一性的限制要求没有Bypass途径严格,因此被要求分案的概率比Bypass小。从实际审查过程来说,美国的分案原则比PCT的发明单一性原则要严格的多。也就是说,有些PCT申请,如果用371 Route,在美国就无需分案,但如果用Bypass Route,在美国必须分案。即371 Route可以更好的防止分案。

三、什么是Bypass途径?

通过提出继续申请(Continuation)的旁路途径(Bypass),将PCT申请以续案的方式转化为美国本土申请。申请人以PCT申请为母案,依据美国专利法35 U.S.C. § 111,向美国专利商标局(USPTO)提出一件美国继续申请(CA)或部分继续申请(CIP),该CA/CIA等价于一个全新的美国申请,该途径称为“Bypass Continuation Route”,简称为Bypass途径。

Bypass途径具有以下优势:

(1)Bypass申请收到受理通知书的时间较短,一定程度上能更快得到授权。作为参考,Bypass途径一般10天左右,371途径一般6个月左右。

(2)Bypass申请可选用的加快专利审理速度的方式更多。例如,Bypass途径适用三种加快方式:PPH、Track one、AE,而371途径只能选择PPH。

(3)Bypass申请可以对原PCT申请修改,而且这个修改可以加入新的内容,但新的内容无法享受PCT的申请日,所以Bypass途径不管是对权利要求还是说明书修改,都可以加入新的内容。虽然371途径也能修改申请文件,但是修改必须忠实于原PCT申请,不能加入新的内容。

四、选择371途径 or Bypass途径的考虑因素

(1)申请目的

对于以授权为目的的专利申请,如果PCT本身创造性风险比较小,可以考虑371途径。这样,不仅官费低,而且无需支付对PCT修改的成本,申请人可以以最小的成本获得授权。如果PCT本身创造性风险比较大,需要在原PCT的基础上增加内容以强化新创性,避免在答复的时候被驳回,申请人需要通过Bypass途径来增加该部分内容。

对于以保护为目的的专利申请,不仅对权要质量要求高,说明书质量也同样重要。权利要求决定了保护的范围,说明书决定了对权利要求的支撑度。如果说明书撰写不严谨、支撑度不够,也直接会影响权利要求的授权甚至授权后的稳定性。因此,对于以保护为目的的专利申请,若PCT申请的说明书质量不高,可以通过Bypass途径进行修改,在说明书中加入新的内容充分对权要进行支撑。另外,以保护为目的的专利申请面还需要提前考虑未来行业或竞对的技术发展,在说明书中对技术内容充分扩展,以便未来抢占时间先机,因此,采取Bypass途径是更优选择。

(2)授权速度

采用371途径进入美国的申请不会被美国专利局立即处理,而采用Bypass途径申请的专利会被美国专利局视为直接受理的新申请,按照新申请的流程受理和审查。相比较而言,Bypass途径受理周期比较短。另外,Bypass途径的加速审查速度的手段也更丰富,比如,Bypass可以通过Track One加快审查速度以更快拿到授权。

在实践中,很多申请人在提交PCT申请获得国际检索意见后,可能立刻决定进入美国申请,此时距PCT进入国家阶段的30个月期限可能还有很长的时间。如果选择以371途径进入美国,即使已经以完备手续进入了美国国家阶段,美国专利局仍然会搁置该申请直到30个月期限届满再处理,延后了专利可能授权的时间。与此相对,如果采用Bypass途径进入美国,会按照新申请的流程受理和审查,而不会等待至30个月期限届满再处理。

(3)持续申请价值

考虑到专利申请的周期一般较长,而市场变化往往是瞬息万变的,因此需要结合市场需求、竞争对手的发展情况来考虑后期提交持续申请。对于应用价值或者诉讼价值大的专利申请,说明书的质量要求也会很高。对于说明书的质量要求,不仅仅在于表述、结构等一些基本要素,更关键的是技术内容实质是否足够,是否有面向未来、面向市场、面向竞争对手的实质性扩展内容。对于此类专利申请,建议通过Bypass途径,对说明书进行充分的实质性扩展。

(4)技术/产品迭代更新

对于一些领域,技术或产品存在较快的迭代更新。这种迭代更新往往与最初的技术具有较强的相关性,一般建议将通过Bypass的方式将迭代或更新的内容补充到申请中,以形成更优的技术或产品布局,实现专利的多角度层次化保护。


 

 

 

 
 
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